Figure professionali nel mondo della proprietà industriale
Consulenti in proprietà industriale
Il consulente in Proprietà Industriale è un professionista altamente specializzato nel diritto delle diverse fattispecie di Proprietà Industriale, ovvero marchi, brevetti e design. Per poter esercitare deve essere iscritto all’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale. L’Ordine ha sede a Milano e si sviluppa su base nazionale.
Quali sono i requisiti che il Consulente deve avere per svolgere la professione:
- ha un titolo di studio universitario;
- ha svolto il tirocinio obbligatorio sotto la supervisione di un Consulente iscritto all’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale;
- ha superato un esame di Stato per ottenere l’abilitazione alla professione, esame che consiste in una prova scritta e orale sul diritto pubblico e privato, sulla procedura civile, sul diritto di proprietà industriale Italiano e comunitario, e un esame di lingua straniera.
Quali sono i doveri del Consulente:
È tenuto ad un aggiornamento professionale costante, a mantenere il segreto professionale e ad avere una copertura assicurativa professionale. È soggetto agli obblighi e ai doveri prescritti dal Codice Deontologico della professione.
Tutta la sua vita lavorativa è incentrata sulla tutela e sulla valorizzazione dei titoli di Proprietà Industriale. Grazie a questo approccio e a questo assetto legale, il consulente iscritto all’albo è un partner strategico per tutelare degli asset fondamentali di un’impresa, quali sono brevetti, marchi e design.
Quali servizi può offrire un consulente in proprietà industriale?
- elaborazione della strategia di tutela dell’oggetto di proprietà industriale;
- depositi delle domande di registrazione / di brevettazione in Italia e all’estero, qualora abilitati;
- prosecuzione delle domande fino all’ottenimento dei titoli di proprietà industriale (procedure di contraddittorio con gli Uffici, opposizioni, ricorsi, annualità o rinnovi, ecc.);
- rappresentare il Cliente nelle procedure di opposizione e/o di cancellazione presso le Autorità Amministrative: UIBM, EUIPO, EPO;
- effettuare le verifiche dei titoli della proprietà industriale (ai fini delle M&As o in altri casi di operazioni straordinarie);
- predisporre pareri di interferenza, di brevettabilità o di registrabilità;
- effettuare ricerche di anteriorità;
- rappresentare il Cliente dinanzi alla Commissione dei Ricorsi (UIBM), alle Commissioni di Ricorso (EUIPO) e Opposition Division e Board of Appeal (EPO) senza ricorrere all’assistenza da parte di un avvocato: il Consulente in Proprietà Industriale ha diritto di tribuna presso queste sedi;
- svolgere il ruolo del Consulente Tecnico di Parte o Consulente Tecnico d’Ufficio nelle cause di contraffazione o validità dei diritti di esclusiva, se abilitato;
- svolgere il ruolo di Mediatore, se abilitato
- altri servizi, in base alle abilitazioni personali di ciascun consulente: es. litigator.
L’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale
L’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale è stato istituito con il D.M. del 1981 ed è attualmente regolato dal Codice della proprietà industriale (D.lgs 10 febbraio 2005, n. 30) agli artt. 201 e seguenti.
Secondo tale normativa, la rappresentanza di terzi di fronte all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi è riservata agli iscritti all’Albo dei Consulenti in Proprietà Industriale e agli iscritti all’Albo degli avvocati.
L’Albo dei Consulenti in Proprietà Industriale è costituito da due sezioni: sezione brevetti e sezione marchi.
- I “Consulenti in brevetti” iscritti nella sezione brevetti dell’Alto sono abilitati per invenzioni, modelli di utilità, disegni e modelli, nuove varietà vegetali e topografie di prodotti a semiconduttori.
- I “Consulenti in marchi” sono abilitati per i segni distintivi, indicazioni geografiche e disegni e modelli.
L’Ordine ha carattere nazionale, non sono previste sezioni territoriali.
L’elenco dei consulenti può essere consultato nell’apposita sezione del sito dell’Ordine: albo
Avvocati
Gli avvocati sono indispensabili in particolare per le azioni giudiziarie inerenti le privative di diritto industriale ed intellettuale e spesso operano fianco a fianco con i consulenti in proprietà industriale, specialmente qualora siano richieste delle particolari competenze tecniche, come ad esempio, nel campo brevettuale.
Facilitatori delle pratiche amministrative
Rappresentanza professionale
All’art. 201 il Codice della proprietà industriale sancisce che “nessuno è tenuto a farsi rappresentare da un mandatario abilitato
nelle procedure di fronte all’Ufficio italiano brevetti e marchi” (UIBM). Qualora si è scelti di farsi rappresentare, allo stesso articolo il Codice precisa che il mandato può essere conferito soltanto a mandatari iscritti in un albo istituito presso il Consiglio dell’ordine dei consulenti in proprietà industriale e/o ad un avvocato iscritto nel suo albo professionale.
Il Regolamento dell’UE 2017/1001 sul marchio dell’Unione europea all’art. 120 sancisce che la rappresentanza dinanzi all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) può essere assunta soltanto da mandatari abilitati iscritti nell’elenco tenuto dall’Ufficio e da avvocati abilitati.
Quanto alla rappresentanza professionale nei paesi esteri vigono regole di reciprocità. Essendo per le persone fisiche e giuridiche estere necessario il domicilio / la sede in UE/SEE per poter richiedere le registrazioni in Italia o per altre azioni come opposizioni o annullamenti (per EUIPO), la scelta del domicilio elettivo all’estero si presenta necessaria anche per i cittadini italiani. Questo implica la necessità di rivolgersi ai corrispondenti esteri, a meno di non procedere alle registrazioni attraverso il sistema di Madrid per i marchi o via PCT per i brevetti (ammettendo un andamento delle registrazioni senza intoppi, altrimenti sarà necessario procedere con la nomina del mandatario estero).
I consulenti in proprietà industriale e gli avvocati mettono i propri servizi a disposizione dei Clienti come professionisti autonomi o all’interno degli studi o degli uffici specializzati.
Il Codice della proprietà industriale all’art. 205 indica i casi di incompatibilità dell’iscrizione all’albo dei consulenti in proprietà industriale con le determinate attività: l’iscrizione all’albo è incompatibile con qualsiasi impiego privato o pubblico non attinente all’attività specialistica in materia di diritto industriale, e in particolare, con l’esercizio del commercio, professione di notaio, giornalista professionista, mediatore, agente di cambio o esattore dei tributi.
Inoltre, i consulenti in proprietà industriale sono soggetti al Codice deontologico (Il Codice di Condotta professionale) il quale vieta ai consulenti di intrattenere qualsiasi interesse personale nelle attività dei Clienti, lavorare su provvigione o in conflitto di interessi. Sono tenuti al segreto professionale e alla riservatezza (art. 206 del Codice della proprietà industriale e art. 4/a del Codice di Condotta Professionale) e hanno una serie di obblighi di condotta morale nei confronti dei Clienti, essendo obbligati a esercitare la professione con competenza, con indipendenza ed “in modo imparziale nell’interesse dei Clienti, evitando ogni conflitto di interessi, potenziale o attuale, e senza tener conto dei propri interessi personali” – art. 1/c) del Codice di Condotta Professionale.
L’EUIPO (European Union Intellectual Property Office) è l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale incaricato di gestire i marchi, i disegni e modelli dell’UE. Sarà incaricato anche alla registrazione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali. A breve, l’EUIPO gestirà anche i brevetti considerati standard essenziali, concessi dall’EPO (Standard Essential Patents SEPs).
L’EPO (European patent office) è l’Ufficio dei brevetti europei, il quale si occupa della brevettazione a livello europeo.
WIPO (World Intellectual Property Organization) l’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale mette a disposizione per tramite di diversi accordi internazionali la possibilità di procedere con la registrazione o la brevettazione all’estero, usufruendo di un sistema amministrativo unico e facilitato.
